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事務所ニュース

[アメリカ先願主義への移行]13) 改正法適用クレームについての陳述書

改正規則では、2013年3月16日よりも前になされた外国出願に基づく優先権を主張して2013年3月16日以降に米国出願をする場合、その出願に改正法が適用されるかどうかを判断するための情報として出願人に以下のような陳述書の提出を求めています。

2013年3月16日よりも前になされた外国出願に基づく優先権を主張し、かつ、2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレームを含んでいる又は いずれかの時点で含んでいたことのある場合には、その旨を記載した陳述書を以下の日のうち最も遅い日までに提出しなければなりません(改正規則1.55(j))。

  1. 米国出願の実際の出願日から4ヶ月
  2. PCT国内移行日から4ヶ月
  3. 先の外国出願の出願日から16ヶ月
  4. そのようなクレームを最初に提示した日

この陳述書では、2013年3月16日以降の有効出願日を有しているクレームの数やそのクレームがどのクレームであるのかを特定する必要はありません。この陳述書では、2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレームが出願に含まれているということを述べるだけでよいことになっています。

なお、出願人が、規則1.56(c)に挙げられた者(情報開示義務を有する者)が既に知っている情報に基づいて、米国出願が2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレームを含んでおらず、また過去にも含んでいなかったと合理的に信じる場合には、この陳述書の提出は必要とされません(改正規則1.55(j))。

上記陳述書を提出しなかった場合のペナルティについては特に規定されていませんが、出願に2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレームが含まれていることを出願人が知っているにもかかわらず、上記陳述書を提出しないような場合には、USPTOに対する一般的な誠実義務を果たしているかどうかが問題 となると思われます。場合によっては、inequitable conductとして権利行使不能とされる場合も考えられるので注意が必要です。